原中華老字號企業(yè)因經(jīng)營不善，核心商標被司法強制拍賣，導致識別性高度重合的商標和字號分屬不同主體后，所引發(fā)的商標侵權(quán)爭議。
原“中華老字號”企業(yè)商標被司法強制
拍賣后的商標侵權(quán)認定及責任承擔
——蘇州市吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)金星村經(jīng)濟
合作社訴蘇州市石家飯店等侵害
商標權(quán)及不正當競爭糾紛案
編者按：
蘇州市吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)金星村經(jīng)濟合作社(簡稱金星村經(jīng)濟合作社)訴蘇州市石家飯店(簡稱石家飯店)等被告侵害商標權(quán)及不正當競爭糾紛案。
與通常被告字號惡意攀附他人商標不同，本案系由原中華老字號企業(yè)因經(jīng)營不善，核心商標被司法強制拍賣，導致識別性高度重合的商標和字號分屬不同主體后，所引發(fā)的商標侵權(quán)爭議。法院認為，在此情形下，對雙方權(quán)益進行明確切割是司法裁判應(yīng)當秉持的態(tài)度，如果再允許不同經(jīng)營者分別持有注冊商標和字號開展經(jīng)營，則會造成市場主體權(quán)利邊界的極度不清晰，不僅容易導致雙方市場經(jīng)營行為的互相干擾，形成不正當競爭格局，也不利于雙方各自品牌的后續(xù)建設(shè)。同時，從保護消費者權(quán)益及維護正常市場競爭秩序的角度出發(fā)，如果允許相同的商標與字號在市場上共存，并且是同一區(qū)域市場，也會顯著加大消費者的識別成本，造成消費者的混淆、誤認甚至錯誤消費，不利于正常的市場競爭秩序和消費者利益的維護。
【裁判要旨】
原商標權(quán)人因經(jīng)營不善導致商標被司法強制拍賣，從一般的商業(yè)邏輯及市場慣例來講，受讓方在支付商標轉(zhuǎn)讓款后，應(yīng)當意圖在后續(xù)經(jīng)營中獨立使用訴爭商標。如果允許原商標權(quán)人繼續(xù)使用與商標相同文字的字號繼續(xù)經(jīng)營，相當賦予其在獲得相應(yīng)商標轉(zhuǎn)讓款的同時仍然繼續(xù)享有以原商標為核心的品牌利益，這對于受讓方明顯不公平。為厘清雙方權(quán)利邊界，維護正常市場競爭秩序，保護消費者利益，應(yīng)當判令原商標權(quán)人變更字號。
【案件信息】
一審：蘇州中院(2017)蘇05民初268號民事判決書
二審：江蘇高院(2018)蘇民終583號民事判決書
【案情摘要】
“石家飯店”前身為“敘順樓”，創(chuàng)立于清乾隆五十五年(1790年)，1927年，石仁安將“敘順樓”更名為“石家飯店”。新中國成立后，1956年實行公私合營，石家飯店成為國有企業(yè)。在改革開放中，國有性質(zhì)的石家飯店于2003年轉(zhuǎn)制為民營企業(yè)，經(jīng)營者為居永泉。石家飯店靈巖山店成立于2010年，石家飯店李公堤店成立于2011年，均為蘇州市石家飯店的分支機構(gòu)。
石家飯店原系第749877號“石家”及第1615194號“石家飯店”文字及圖商標權(quán)利人。2016年11月29日，金星村經(jīng)濟合作社通過公開競價于人民法院司法拍賣網(wǎng)絡(luò)平臺上以最高價拍得上述兩商標，成交價為2503200元。2016年11月30日，蘇州市吳中區(qū)人民法院出具(2015)吳執(zhí)字第1005號之三執(zhí)行裁定書，裁定上述兩商標所有權(quán)歸金星村經(jīng)濟合作社。2016年12月26日，國家商標局受理商標轉(zhuǎn)讓申請，2017年7月6日，國家商標局核發(fā)商標轉(zhuǎn)讓證明。
司法拍賣成交后，石家飯店仍然在店鋪門頭懸掛“石家飯店”匾額，菜單封面顯著標注“石家飯店”商標。國家商標局核發(fā)商標轉(zhuǎn)讓證明后，石家飯店店鋪門頭仍保留有“石家飯店”的店招及“石”字石刻，顧客在刷卡消費時顯示的商戶名仍然為石家飯店。石家飯店靈巖山店、李公堤店在涉案商標拍賣之前均已停止經(jīng)營并被法院予以查封，但仍然保留當初經(jīng)營時在門頭懸掛的“石家飯店”匾額。
金星村經(jīng)濟合作社遂以石家飯店、石家飯店靈巖山店、石家飯店李公堤店、居永泉涉嫌侵害商標權(quán)和不正當競爭為由，提起訴訟，請求判令四被告立即停止商標侵權(quán)行為并變更企業(yè)名稱、消除影響、賠償經(jīng)濟損失人民幣100萬元。
【法院認為】
一審法院認為 ：首先，在法院裁定涉案商標歸原告所有后，被告對該兩商標已不再享有商標權(quán)益，其未經(jīng)權(quán)利人許可，在后續(xù)經(jīng)營過程中商業(yè)性使用上述商標標識，容易導致消費者對其與商標持有人提供商品及服務(wù)產(chǎn)生混淆和誤認，構(gòu)成商標侵權(quán)。
其次，無論是字號還是商標均是發(fā)揮市場識別手段、彰顯產(chǎn)品或者服務(wù)質(zhì)量的標志。實踐中，一旦兩者產(chǎn)生沖突，理論上應(yīng)當遵循保護在先權(quán)利和維護公平競爭的基本原則予以處理，以正確合理地界定雙方權(quán)利邊界，維護企業(yè)的經(jīng)營利益和相應(yīng)的市場秩序。而一旦保護在先權(quán)利和維護公平競爭的價值取向在取舍之間無法兼而有之時，則應(yīng)當將衡平雙方權(quán)益、厘清市場主體經(jīng)營界限以及維護正常市場競爭秩序等納入考量因素，綜合判定被告是否應(yīng)當變更字號。本案中，涉訴商標“石家飯店”或“石家”文字為其發(fā)揮呼叫及識別功能的要部，而訴爭字號為石家飯店，并且石家飯店在之前的實際經(jīng)營中亦長期持續(xù)使用“石家飯店”作為其經(jīng)營標識，商標和字號高度重合，使“石家飯店”成為其品牌經(jīng)營的核心。在此前提下，綜合以下幾項因素的考量，依法判令石家飯店應(yīng)當予以變更字號：首先，從衡平雙方權(quán)益的角度來看，允許石家飯店保留字號將會對金星村經(jīng)濟合作社權(quán)利造成不當損害。一方面金星村經(jīng)濟合作社以250萬元價格受讓商標且支付了對價，從一般的商業(yè)邏輯及市場慣例來講，受讓方支付相對高額的商標轉(zhuǎn)讓款后，應(yīng)當意圖在后續(xù)經(jīng)營中獨立使用訴爭商標。此時如果允許被告繼續(xù)使用“石家飯店”作為字號開展市場經(jīng)營，相當于賦予其在獲得相應(yīng)商標轉(zhuǎn)讓款的同時仍然繼續(xù)享有該品牌所帶來的品牌效應(yīng)及品牌優(yōu)勢，這對于受讓方而言顯然是不公平的，并且也不利于該品牌的后續(xù)發(fā)展。另一方面，被告在經(jīng)營失利的情況下商標被強制拍賣，其接受商標轉(zhuǎn)讓款應(yīng)視為放棄相關(guān)商標權(quán)益，鑒于“石家飯店”本身為其核心品牌，故出于商業(yè)誠信，其亦不得在后續(xù)經(jīng)營中商業(yè)性使用“石家飯店”字樣。其次，從厘清商業(yè)標識權(quán)利邊界的角度出發(fā)，應(yīng)當以盡可能劃分清楚相關(guān)商業(yè)標識的權(quán)利范圍和邊界，根除市場混淆的可能性，同時促進品牌的發(fā)展和創(chuàng)新為判斷的基準。本案中，在涉案商標被拍賣之前，商標與字號歸屬于同一市場主體使用，“石家飯店”兼具識別經(jīng)營者和商品或服務(wù)來源的雙重作用。但是，在“石家飯店”商標被強制拍賣轉(zhuǎn)讓于他人，商標與字號被割裂的情況下，對雙方權(quán)益進行明確切割是司法裁判應(yīng)當秉持的態(tài)度，如果再允許不同經(jīng)營者分別持有注冊商標和字號開展經(jīng)營，則會造成市場主體權(quán)利邊界的極度不清晰，不僅容易導致雙方市場經(jīng)營行為的互相干擾，形成不正當競爭格局，也不利于雙方各自品牌的后續(xù)建設(shè)。再次，從保護消費者權(quán)益及維護正常市場競爭秩序的角度出發(fā)，如果允許相同的商標與字號在市場上共存，并且是同一區(qū)域市場，會顯著加大消費者的識別成本，造成消費者的混淆、誤認甚至錯誤消費，不利于正常的市場競爭秩序和消費者利益的維護。
第三，如上所述，被告在涉案商標被拍賣后仍然存在直接使用涉案商標以及以突出字號的形式使用與注冊商標相同的文字等行為，構(gòu)成了對涉案注冊商標權(quán)的侵害，應(yīng)當依法承擔停止侵權(quán)的民事責任，即石家飯店及其兩家分支機構(gòu)應(yīng)負有將其原經(jīng)營場所內(nèi)與涉案商標相同或近似的標識一并予以拆除的義務(wù)。關(guān)于原告所主張的消除影響及賠償數(shù)額，一審法院綜合考慮到被告使用的上述標識大多系在其合法持有商標權(quán)期間所形成的客觀實際以及原告至今尚未開展正式經(jīng)營，亦未有其他證據(jù)顯示被告的使用行為導致了涉案商標商譽的嚴重貶損，即被告的涉案被訴侵權(quán)行為尚未給原告造成實質(zhì)性的損害，故對于原告主張被告應(yīng)在媒體上刊登聲明消除影響的訴請不予支持，被告僅需在原告本次訴訟所支出的合理費用的范疇內(nèi)承擔相應(yīng)賠償責任。同時，由于本案中原告并未就其所支付的合理費用進行具體的舉證，但其實際委托了律師代理出庭訴訟，故法院在綜合評估本案難易復雜程度、律師舉證及出庭工作量及其在訴訟過程中為案件裁判所提供的智力支持等因素，合理確定本案賠償額為5萬元。關(guān)于被告居永泉個人責任的問題，由于蘇州市石家飯店系居永泉設(shè)立的個人獨資企業(yè)，涉案被訴行為系蘇州市石家飯店及其分支機構(gòu)所獨立實施，并無證據(jù)顯示居永泉與企業(yè)實施了共同的侵權(quán)行為，故原告訴請居永泉另行承擔個人責任并無事實和法律依據(jù)。同時，從責任的最終承擔來看，按照個人獨資企業(yè)的企業(yè)性質(zhì)，投資人需要以其個人財產(chǎn)對企業(yè)債務(wù)承擔無限責任，故本院判令石家飯店承擔相應(yīng)賠償責任即可達到維護原告合法權(quán)益的目的。
石家飯店等三被告主要就變更字號部分不服一審判決，提起上訴。
江蘇省高院二審審理后認為：
從注冊商標與企業(yè)名稱、字號的權(quán)利價值看，兩種標識都是識別性的商業(yè)標志，主要功能在于有效區(qū)別同類經(jīng)營者及其提供的商品、服務(wù)，也是承受消費者評價的重要載體，均是經(jīng)營者的重要無形資產(chǎn)，因而不同的商業(yè)標識具有保障不同經(jīng)營者公平參與市場競爭，獲得競爭性利益的功能。如果兩種相同、近似的商業(yè)標識使用發(fā)生沖突，不僅要平衡不同經(jīng)營者利益，更要充分保障廣大消費者利益，以最小的代價化解利益沖突，努力維護正常市場競爭秩序，避免不正當競爭?；谶@一價值判斷，結(jié)合本案實際，判令蘇州市石家飯店及其分店靈巖山店、李公堤店變更企業(yè)名稱并不得再使用含涉案注冊商標的字號，符合反不正當競爭法確立的避免混淆的立法宗旨。具體理由如下：
首先，石家飯店及其分店更名后可以有效避免同一區(qū)域市場內(nèi)不同經(jīng)營主體分別使用“石家飯店”字號與商標的不正?，F(xiàn)象。石家飯店系涉案注冊商標“石家”、“石家飯店”的原所有人，其企業(yè)字號與涉案注冊商標相同，日常經(jīng)營中其以該兩個重要標識向消費者展示，積累了一定的商譽，但石家飯店因經(jīng)營不善，致涉案注冊商標被司法拍賣，金星村經(jīng)濟合作社依法定程序受讓了涉案注冊商標，并通過許可他人使用的方式實現(xiàn)涉案注冊商標的商業(yè)價值，客觀上形成了不同經(jīng)營者分別使用“石家飯店”字號及“石家”、“石家飯店”注冊商標，卻提供相同的產(chǎn)品、服務(wù)，如果不加調(diào)整必將導致消費者混淆，不可避免地引起惡性競爭。
其次，石家飯店及其分店更名對其利益損害不大。石家飯店雖因其企業(yè)具有一定的歷史傳承并擁有涉案注冊商標，被授予“中華老字號”稱號，涉案注冊商標系承載商譽的重要載體，但因經(jīng)營不善，其所擁有的涉案注冊商標被司法拍賣，導致其企業(yè)字號的使用方式將嚴重受限，企業(yè)名稱中所包含的石家飯店品牌價值已嚴重貶損，不具備持續(xù)保持石家飯店品牌價值的條件。同時，石家飯店已經(jīng)變更經(jīng)營地址，且無證據(jù)證明石家飯店在新登記的經(jīng)營地址上利用該字號從事經(jīng)營，而石家飯店投資人居永泉的親屬在石家飯店原經(jīng)營地址上重新設(shè)立吳中區(qū)敘順樓飯店，并使用石家飯店字號及涉案注冊商標開展經(jīng)營，進一步說明石家飯店的字號未得到正常使用。故石家飯店及其分店變更字號對其利益損害不大。
再次，石家飯店及其分店更名對于化解權(quán)利沖突符合公平原則。石家飯店已經(jīng)獲得涉案注冊商標轉(zhuǎn)讓對價，且無證據(jù)證明其再利用現(xiàn)有字號實際經(jīng)營。而金星村經(jīng)濟合作社有償受讓涉案注冊商標后已經(jīng)積極開展商業(yè)利用，努力發(fā)揮涉案注冊商標的使用價值，其理應(yīng)獲得注冊商標所包含的各項權(quán)益。因此，在注冊商標與企業(yè)字號分屬不同經(jīng)營者的情況下，從持有者對各自標識實際使用狀況、可以實際利用的方式以及標識使用的社會價值考慮，判令石家飯店及其分店更名，符合公平原則。
最后，石家飯店及其分店更名，有利于維護消費者利益及正常的市場競爭秩序。無論是注冊商標還是企業(yè)名稱所承載的商譽并非持續(xù)不變的，而是與經(jīng)營者的實際付出密切相關(guān)，石家飯店因經(jīng)營不善被迫轉(zhuǎn)讓注冊商標，足以說明其已經(jīng)不具備繼續(xù)保持原石家飯店品牌的條件與能力，如允許其繼續(xù)使用現(xiàn)有字號不僅與原有商譽不相稱，客觀上也會誤導消費者認為獲得的仍是老字號品牌服務(wù)，并且難以區(qū)分其與現(xiàn)注冊商標持有者提供的餐飲服務(wù)，給消費者有效識別不同經(jīng)營者造成混淆，不利于正常的市場競爭秩序和消費者利益的維護。
一審判決：被告停止商標侵權(quán)行為、變更字號并賠償原告為制止侵權(quán)所支付的合理開支5萬元。
二審判決：駁回上訴，維持原判。
一審合議庭：趙曉青、林銀勇、徐飛云;
二審合議庭：袁滔、史蕾、宋峰;
來源：江蘇高院
作者：趙曉青
編輯：IPRdail y王穎